O Risco de Operar sem Registro de Marca: Lições Estratégicas do Caso Erick Jacquin e a Marca Président
Lançar um empreendimento, investir em arquitetura, compor equipe e iniciar campanhas de divulgação sem antes assegurar a titularidade formal da marca é um dos erros de governança mais custosos no ambiente de negócios. Criar valor em torno de um sinal distintivo sem proteção jurídica sólida equivale a construir sobre terreno alheio.
A recente decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que manteve a condenação do restaurante comandado pelo chef Erick Jacquin por uso indevido da marca Président, ilustra com precisão os impactos operacionais e financeiros da negligência na fase pré-operacional.
Abaixo, analisamos as bases jurídicas dessa decisão e as lições fundamentais de planejamento e mitigação de riscos marcários para gestores e empreendedores.
O Caso Concreto: A Disputa entre Alta Gastronomia e Indústria de Laticínios
A controvérsia teve início quando a B.S.A., integrante do Grupo Lactalis e titular dos registros da marca Président perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ajuizou ação de abstenção de uso cumulada com reparação de danos contra o Président Restaurante (hoje rebatizado Les Présidents), localizado em São Paulo.
O ponto crítico do caso repousa na cronologia: antes da judicialização, sócios do restaurante já haviam tentado registrar os termos “Président” e “Les Présidents” no INPI para serviços de alimentação, tendo os pedidos indeferidos pela autarquia justamente pela anterioridade do registro da fabricante de laticínios.
Mesmo diante da negativa do órgão regulador, o estabelecimento manteve suas atividades e identidade visual. O desfecho no TJ-SP resultou na confirmação de:
Obrigação de não fazer: Abstenção imediata de uso da marca e de qualquer variação similar no nome e na denominação social;
Indenização por danos morais: Fixada inicialmente em R$ 15 mil com base na violação à honra objetiva da titular;
Ressarcimento por danos materiais: Condenação em lucros cessantes, a serem liquidados em fase de execução judicial conforme os critérios da Lei da Propriedade Industrial.
O Princípio da Especialidade Não É Absoluto
A linha de defesa do restaurante sustentou que as partes atuavam em segmentos mercadológicos distintos: de um lado, produtos alimentícios comercializados em gôndolas de supermercado; de outro, serviços de alta gastronomia associados à figura de um chef de renome internacional. Argumentou-se, ainda, o caráter genérico da palavra francesa e a ausência de desvio direto de clientela.
O relator do processo, desembargador Sérgio Shimura, rejeitou os argumentos destacando que o princípio da especialidade — regra pela qual a proteção marcária se restringe à classe formal de registro (Classificação de Nice) — possui limites claros.
Entre as conclusões centrais do julgamento, destacam-se:
Afinidade Mercadológica: Embora estejam em classes formais distintas, ambos os negócios operam no setor macro de alimentação e dialogam com um público consumidor convergente.
Identidade Visual e Risco de Associação: A adoção de elementos visuais e paleta de cores semelhantes reforça o perigo de o público presumir a existência de parceria, licenciamento ou chancela institucional entre as empresas.
Aproveitamento Parasitário: Configura-se quando um agente econômico, deliberadamente ou não, usufrui da fama, do prestígio e dos investimentos pretéritos construídos por uma marca consolidada para alavancar seu próprio negócio sem autorização.
Responsabilidade Civil e Consequências Patrimoniais
A decisão do tribunal paulista ancora-se em sólidos precedentes jurisprudenciais e na legislação federal vigente, explicitando os desdobramentos patrimoniais severos da infração marcaria:
1. Dano Moral Presumido (In Re Ipsa)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no REsp 1.327.773/MG, determina que o dano moral decorrente do uso indevido de marca independe da comprovação de prejuízo concreto. A mera prática do ato ilícito e a violação da honra objetiva da pessoa jurídica titular ensejam o dever de indenizar.
2. Danos Materiais e Lucros Cessantes
Nos termos do artigo 210 da Lei nº 9.279/1996 (LPI), a apuração dos danos materiais visa recompor os ganhos que a titular da marca deixou de auferir ou os benefícios que o infrator obteve indevidamente por meio do aproveitamento da marca alheia. A liquidação de sentença nesses casos costuma alcançar cifras substanciais.
3. O Custo Oculto do Rebranding Compulsório
Além das condenações pecuniárias fixadas em juízo, a imposição judicial de alteração forçada de marca acarreta:
Substituição integral de fachadas, cardápios, uniformes e comunicação visual;
Descarte de material gráfico, embalagens e registros digitais (domínios e redes sociais);
Perda de todo o capital investido na fixação inicial do nome perante o mercado consumidor.
Diretrizes Preventivas: O Que Fazer Antes de Abrir as Portas
A gestão estratégica de ativos intangíveis deve anteceder a constituição societária formal e qualquer divulgação ao mercado. Quatro práticas são indispensáveis para resguardar a segurança jurídica do empreendimento:
Busca Prévia de Anterioridade Qualificada: Uma consulta sumária na Junta Comercial local ou em buscadores não é suficiente. É imperativo realizar uma pesquisa aprofundada na base de dados do INPI, analisando colidências fonéticas, semânticas, visuais e de afinidade em classes correlatas.
Depósito Imediato no INPI: O sistema marcário brasileiro rege-se, em regra, pelo princípio atributivo de direito: a prioridade pertence a quem primeiro deposita o pedido formalmente perante a autarquia.
Respeito aos Despachos Administrativos: Diante de uma oposição ou indeferimento do INPI por anterioridade, insistir no uso comercial da marca em litígio eleva exponencialmente o risco de caracterização de má-fé e concorrência desleal em juízo.
Governança de Compliance de Propriedade Intelectual: Empresas devem estruturar suas identidades visuais de forma transdisciplinar, integrando equipes criativas e pareceres jurídicos preventivos para mitigar vulnerabilidades antes de qualquer exposição pública.
A proteção da propriedade industrial é a pedra angular da perenidade empresarial. Ignorar essa etapa técnica não apenas inviabiliza marcas promissoras, mas gera passivos capazes de comprometer a higidez financeira de operações consolidadas.
Aviso: Este artigo tem caráter puramente informativo e educacional, não substituindo a consulta e a análise de um advogado especialista diante de um caso concreto.
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